Eiser sub 2 is uitvinder op het gebied van reddingsmiddelen en hulpverleningsinstrumenten. Zijn exploitabele vindingen brengt hij onder in eiser sub 1 (hierna gezamenlijk te noemen: eisers). Een van de vindingen van eisers betreft een instrument waarmee auto’s die betrokken zijn geweest bij een ongeval kunnen worden gestabiliseerd om zodoende eventuele slachtoffers uit de auto te kunnen halen. Dit apparaat staat bekend onder de naam “STABFAST”, welk merk door eisers per 8 juni 2006 is ingeschreven bij het Bureau voor Harmonisatie voor de Interne Markt. Het merk is geregistreerd, waarbij STAB met rode hoofdletters wordt weergegeven en FAST in blauwe, cursief gedrukte hoofdletters.

Rescue heeft een aantal stabilisatieproducten van het merk Paratech in een drietal sets op de markt gebracht. De sets bestaan uit instrumenten om te stabiliseren, stempelen en stutten. Voormelde sets zijn door Rescue op de markt gebracht met de namen: STABALL, STABALL XL en STABALL XXL. Ter gelegenheid van een beurs hebben eisers opgemerkt dat Rescue zijn producten met een gelijksoortig beeldmerk presenteerde: STAB was weergegeven in rode hoofdletters en ALL in blauwe, cursief gedrukte hoofdletters. Het lettertype kwam overeen met het door eisers gebruikte lettertype.

Bij brief van 12 augustus 2009 van het merkenbureau van eisers is Rescue aangesproken op het gebruik van het beeldmerk STABALL, dat sterke gelijkenis vertoont met dat van STABFAST en naar de mening van eisers om die reden inbreukmakend is op het merkrecht van eisers. Rescue is gesommeerd om het gebruik van het merk Staball en ieder overeenstemmend teken direct te staken en gestaakt te houden en de registratie van de domeinnaam www.staball.nl door te halen.

In reactie op voormelde brief heeft Rescue bij brief van 20 augustus 2009 onder andere geschreven dat de vergelijking tussen Stabfast en Staball, naar de mening van Rescue niet opgaat. Vandaar dat Rescue de naam, Staball, zal blijven gebruiken voor haar modulaire systeem, met of zonder toevoegingen. Wel is Rescue bereid letterkeuze en kleuren en/of logo aan te passen om verwarring te voorkomen bij het publiek. Rescue heef an ook haar beeldmerk aangepast in die zin dat STAB, afhankelijk van de achtergrondkleur wordt weergegeven in witte of zwarte hoofdletters en ALL wordt weergegeven in oranje/gele hoofdletters, waarbij beide delen worden weergegeven in een lettertype dat afwijkt van het door eisers gebruikte lettertype en het tweede deel van het woord niet meer cursief is.

Eisers vorderen vervolgens onder andere bij de voorzieningenrechter Rescue te verbieden met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van de lettercombinatie STABALL te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt.

Eisers hebben hun vordering gegrond op strijd met het merkenrecht en op strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt. Aan zowel het beroep op inbreuk op het merkenrecht als het beroep op onrechtmatig handelen is door eisers ten grondslag gelegd dat door Rescue inbreuk wordt gepleegd op het exclusieve gebruiksrecht van eisers op zijn merk. Rescue handelt in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt door met haar keuze van de lettercombinatie, lettertype en kleurencombinatie op onrechtmatige wijze aansluiting te zoeken bij het bekende merk van eisers. Door deze keuze heeft Rescue welbewust verwarring gesticht bij het publiek teneinde op onrechtmatige wijze voordeel te trekken uit de merkbekendheid van het merk van eisers. Hoewel de associatie met het merk van eisers nu minder is door de wijzigingen die Rescue heeft doorgevoerd, duurt de verwarring volgens eisers wel voort.

Vooropgesteld wordt dat de vordering van eisers uitsluitend betrekking heeft op de toekomst. Immers wordt gevorderd (op grond van inbreuk op merkenrecht dan wel op grond van onrechtmatige daad) dat het gebruik van de lettercombinatie STABALL met onmiddellijke ingang wordt gestaakt. Hier kan alleen grond voor bestaan indien het huidige door Rescue gebruikte teken als inbreukmakend op het merk van eisers of anderszins als onrechtmatig jegens eisers moet worden beschouwd. Of het gebruik van STABALL in de eerdere vorm inbreukmakend of op andere wijze onrechtmatig was, kan bij de beoordeling geen rol spelen, aangezien daar geen vordering aan is gekoppeld.

Het beeldmerk van eisers is alleen ingeschreven bij het Harmonisatiebureau voor de Interne Markt (BHIM). Dat houdt in dat het merkenrecht wordt beheerst door de EG Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna de Verordening).

Rescue heeft gesteld dat het door eisers geregistreerde beeldmerk nietig is, omdat dit enkel beschrijvend is. Het door eisers gebruikte merk had in de visie van Rescue niet ingeschreven mogen worden.

De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat in deze procedure uitgegaan dient te worden van de rechtsgeldigheid van het ingeschreven merk. Het merk is ingeschreven en heeft blijkbaar voor het BHIM de toets der kritiek kunnen doorstaan. Het BHIM toetst het merk bij inschrijving zelfstandig op formele en absolute weigeringsgronden. Voorts is gesteld noch gebleken dat er op dit moment een procedure aanhangig is die de geldigheid van de inschrijving van het merk van eisers ter discussie stelt.

De omvang van de bescherming van het merk wordt bepaald in art. 9 van de Verordening:

“Het Gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a) dat gelijk is aan het Gemeenschapsmerk (…)

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;

c) dat gelijk is aan of overeenstemt met het Gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor waren en diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het Gemeenschapsmerk ingeschreven is, (…)

2. Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:

a) het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;

b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;

c) het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;

d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.”

Tussen partijen is niet in discussie dat het hier gaat om toepassing van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening. Voor het oordeel dat in dat geval sprake is van inbreukmakend handelen is het noodzakelijk dat het gaat om 1) een overeenstemmend teken, dat 2) gebruikt wordt voor soortgelijke waren en 3) daardoor verwarring kan scheppen bij het publiek.

Ten aanzien van de gepretendeerde inbreuk op grond van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening is de voorzieningenrechter van oordeel dat hiervan bij het thans door Rescue gebruikte teken geen sprake (meer) is. Bij de vergelijking van beide tekens dient uitgegaan te worden van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken. Het teken dat nu door Rescue wordt gevoerd wijkt als geheel zowel auditief als visueel in overwegende mate af van het merk van eisers. De enige overeenkomst die beide tekens met elkaar hebben is het eerste deel van het woord: “STAB”. Op visueel gebied verschillen het merk (van eisers) en het teken (van Rescue) echter ook op dit punt. Voorts is door eisers weliswaar gesteld dat er sprake is van verwarringsgevaar, maar deze stelling is niet geconcretiseerd of nader onderbouwd met feiten of omstandigheden. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan aan het nationale recht (in dit geval de onrechtmatige daad) geen bescherming worden ontleend die verder strekt dan het specifieke merkenrecht. Hiervoor is reeds geoordeeld dat er met het thans door Rescue gehanteerde teken geen sprake is van een op het merk van [eisers] inbreukmakend teken. Daarmee is gegeven dat er geen sprake kan zijn van onrechtmatig handelen op grond van de onrechtmatige daadsactie van 6:162 BWDe voorzieningenrechter wijst de vorderingen van eisers af.