Sinds 1994 houdt Edmond Research & Development (hierna: Edmond) zich bezig met het converteren, genereren en nabewerken van digitale en analoge documenten. Edmond is sinds 1995 rechthebbende van het Benelux woordmerk DocuMate voor waren en diensten als software voor het aansturen van printers. Xerox Nederland (hierna: Xerox) is producent van o.a. kopieerapparaten, printers en scanners. Sinds einde 2003 brengt Xerox onder de naam DocuMate scanners op de markt. Xerox richt zich met deze DocuMate scanners op de markt van kleine kantooromgevingen. In 2003 heeft Xerox het Gemeenschapsmerk DocuMate geregistreerd voor waren als computers, software, scanners e.d.

Volgens Edmond wordt er inbreuk gemaakt op het Benelux woordmerk DocuMate. Het verweer van Xerox is grotendeels gestoeld op het gegeven dat Edmond met haar Benelux depot geen rechten heeft verkregen, nu het depot van Edmond is achtergesteld bij de door Xerox eerder gedeponeerde serie merken uit de periode 1986-1995 die het woord “Docu” bevatten. Hiertoe heeft Xerox gesteld dat zij zich afficheert als “The Document Company” welke naam zij in 1991 onder meer in de Benelux als merk heeft gedeponeerd. Veel van de producten die zij sedertdien heeft ontwikkeld, hebben een naam waarvan het onderdeel “Docu” deel uitmaakt. Bovendien is het depot van Edmond in 1995, aldus Xerox, te kwader trouw omdat Edmond wist dat Xerox binnen de laatste drie jaar voor 1995 een aantal overeenstemmende en als serie te beschouwen merken voor gelijksoortige waren te goeder trouw op normale wijze heeft gebruikt.

De Voorzieningenrechter maakt korte metten met dit verweer. Door Xerox is niet aangetoond dat het onderdeel “Docu”+ achtervoegsel vóór het depot van Edmond in 1995 door het gebruik van Xerox zodanig was ingeburgerd dat het publiek het gebruik hiervan herkende als gemeenschappelijke herkomstaanduiding die de waar als afkomstig van Xerox demonstreert. Reeds om deze reden is het merk DocuMate van Edmond niet in rangorde achtergesteld bij de eerder door Xerox gedeponeerde “Docu”merken en is het depot van Edmond in 1995 niet te kwade trouw verricht.

De Voorzieningenrechter toetst vervolgens of er door het Gemeenschapsmerk van Xerox associatiegevaar voor Edmond dreigt (o.g.v. artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE). Daarbij moet worden gekeken naar de bekendheid van het merk op de markt, de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is en de mate van overeenstemming tussen merk en het teken en tussen de geïdentificeerde waren en diensten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval. De door beide partijen gebruikte merken zijn visueel, auditief en begripsmatig identiek en bezitten voldoende onderscheidend vermogen om als merk te dienen. Tevens zijn de producten van Edmond en Xerox onder de naam DocuMate naar hun aard, gebruik en bestemming soortgelijk, als in 2.20 lid 1 sub b BVIE. Beide producten hebben immers betrekking op en worden gebruikt voor het afdrukken en bewerken van documenten. Door het gebruik van de naam DocuMate door Xerox kan bij het publiek verwarring ontstaan, althans is het gevaar daarop aanwezig. De Voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat Xerox door het bezigen van het (jongere) merk DocuMate inbreuk maakt op het merkrecht van Edmond.