Tropic House Holding (hierna: Tropic) is leverancier van jong plantmateriaal en innovatieve nieuwe rassen. Tropic is tevens houdster van het Benelux woordmerk EMA voor onder andere zaaizaden, levende planten en bloemen. Tropic gebruikt het merk EMA uitsluitend voor rassen van de orchidee soort Dendrobium welke door Tropic zijn gewonnen, ontwikkeld gekweekt en verkocht. Tropic gebruikt haar merk consequent samen met het registratieteken ®. Bijvoorbeeld Dendrobium EMA ® Tropic Stripes. Deze wijze van gebruik verlangt zij ook van haar afnemers. Op haar website www.tropichouse.nl publiceert zij de door haar geleverde kwekersrechtelijke soorten.

Fransen presenteert zich als Cameleon Orchidee. Zij levert een groot assortiment orchideeën, waaronder de Dendrobium soort. Op haar website www.cameleonorchidee.nl levert Fransen onder andere de soorten de Emma Gold, Emma Pink en Emma White.

Tropic stelt dat Fransen door het te koop aanbieden van orchideeën – van het soort Dendrobium – onder het teken Emma inbreuk maakt op haar recht tot het merk EMA. Bij de beoordeling van overeenstemming tussen teken en merk dient te worden uitgegaan van het teken of de tekens zoals Fransen deze gebruikt. De tekens Emma Gold, Emma Pink respectievelijk Emma White dienen derhalve te worden vergeleken met het merk EMA. Naar oordeel van de rechtbank is van een merkenrechtelijk relevante overeenstemming tussen deze tekens en het merk van Tropic geen sprake.

Ook indien het gemeenschappelijke onderdeel Emma van de tekens in aanmerking zou worden genomen is dit niet anders. Auditief is van belang dat Emma en EMA zowel in de Nederlandse, als in de voor de orchideeënhandel relevante Engelse taal op wezenlijke verschillende wijze wordt uitgesproken. Visueel onderscheidt EMA zich van Emma doordat het teken één letter M mist. Daardoor gaat niet alleen enige symmetrie en het element van herhaling in het woordbeeld verloren maar mist het ook de dominante vorm van de M als “driepoot”. Visueel is voorts niet zonder belang dat het merk EMA altijd wordt gepresenteerd als EMA® met het registratieteken.

Aansluitend komt Fransen met een interessant verweer. Hierin wordt weergegeven dat er bij de orchideeën veel variëteiten bestaan welke beginnen met de aanduiding “Emma”. Dit zou uitmonden in de conclusie dat het merk Emma ongeldig zou zijn. Naar oordeel van de rechtbank dient het gebruik van de “Emma-benamingen” ter aanduiding van een variëteit van de soort Dendrobium te worden aangemerkt als een aanduiding van de soort van de waar welke in betreffende handel gebruikelijk is. Het gebruik van deze benamingen is ook een “eerlijk gebruik”. Dit brengt met zich mee – onder de (onjuiste) aanname dat deze benamingen instemmen met het merk EMA – dat de merkhouder, ingevolge artikel 2.23 lid 1, sub b BVIE zich niet kan verzetten tegen het gebruik in het economische verkeer van de “Emma- benamingen”. Dat deze benamingen soortnaam zijn voert niet tot de conclusie dat het merk ongeldig is. De vordering van Tropic wordt dan ook afgewezen.