Schaatsenfabriek Viking B.V. is houdster van het in 1971 voor schaatsen (klasse 28) gedeponeerde Benelux-woordmerk VIKING. In 1985 en 1989 heeft de schaatsenfabriek voor schaatsen, met schaatsen gerelateerde waren en diverse andere waren het Benelux-woordmerk VIKING gedeponeerd. Laatst gedeponeerde merken zijn echter vervallen verklaard, voor niet met schaatsen gerelateerde waren (koffers, reistassen e.d.). Hevea heeft in 1983 het beeldmerk VIKING (hierna: Noorse 83 merk) gedeponeerd als Benelux merk voor de klassen 9 en 25.

De schaatsenfabriek vordert in eerste instantie onder meer vervallenverklaring van het Noorse 83 merk wegens niet gebruik. De rechtbank heeft het Noorse 83 merk vervallen verklaard. Hevea gaat echter in hoger beroep. In het tussenarrest oordeelt het Hof dat het verval van het Noorse 83 merk niet meer kan worden ingeroepen voor laarzen. In het arrest wordt gekeken of er sprake kan zijn van “Heilung” met betrekking tot de outdoor schoenen. Door middel van diverse bewijzen, als advertenties, verkoopoverzichten e.d. probeert Hevea aan te tonen dat zij de outdoor schoenen in de Benelux heeft verkocht en dat het merk daadwerkelijk voor sportschoenen is gebruikt. Eiseres slaagt er niet in het Hof hiervan te overtuigen en krijgt daarom een bewijsopdracht.

Hevea probeert wederom door diverse bewijsmiddelen aan te tonen dat er sprake is van normaal gebruik. Daaruit volgt dat er in 2000 wel degelijk schoenen aan een Nederlands bedrijf zijn geleverd, echter onder het Noorse 98 merk. Het Hof is van oordeel dat dit gebruik, nu het gaat om een in die jaren net beginnende activiteit door een aanbieder die zich tracht een plaats op de markt te verwerven, voldoende is merkhandhavend normaal gebruik aan te nemen. Er zijn echter geen stukken overgelegd waaruit valt af te leiden dat op eventueel verkochte leren schoenen het Noorse 83 merk voorkomt. Voor zover in genoemde advertenties al een merk is afgebeeld, gaat het om het Noorse 98 merk.

Ten aanzien van een vermeend inbreuk oordeelt het Hof eerst over het niet-gebruik van het merk. Daarbij geeft zij aan dat het niet gebruik niet voldoende gemotiveerd is betwist. Voor zover het merk niet vervallen wordt verklaard dient het Hof de vraag te beantwoorden of het Noorse 83 merk nietig is. De nietigheid van het Noorse 83 merk kan niet worden ingeroepen wegens depot te kwader trouw of verwarring met een algemeen bekend merk. Eveneens faalt de vordering tot nietigverklaring van het Noorse 83 merk wegens rangorde.

Ten aanzien van de inbreuk, wordt artikel 13A BMW getoetst (thans artikel 2.20 BVIE).
Daarbij komen de subleden b en d aan de orde. Allereerst moet er worden gekeken waarvoor beide ondernemingen de merken hebben gebruikt. Volgens het Hof gebruikt Hevea het Noorse 83 merk voor laarzen en schoenen. Bovendien heeft zij schoenen onder het Noorse 98 merk in de Benelux verkocht. Wat betreft het gebruik van het merk VIKING, heeft Hevea gesteld dat zij de beoogde plannen in 2000 en 2001 voor het verkopen van kleding en hoofddeksels in de Benelux onder het Noorse merk niet heeft doorgezet. De stelling van de schaatsenfabriek dat van de Noorse merken vanzelfsprekend per definitie een dreiging van gebruik, naar het Hof begrijpt, ook voor kleding en hoofddeksel uitgaat, kan het Hof zonder nadere toelichting niet volgen. Zoals in haar eerdere tussenarrest overwogen, is het Hof van oordeel dat schaatsen en met schaatsen gerelateerde waren niet soortgelijk zijn aan schoenen en laarzen en aldus geen inbreuk opleveren als bedoeld in sublid b. Dit geldt eveneens voor sublid c.

Hevea beroept zich eveneens op rechtsverwerking wegens gedogen van het Noorse 83 merk ex artikel 14bis onder 1 BMW/2.24 lid 1 BVIE. Hof ‘s-Gravenhage accepteert deze grief door aan te geven dat de schaatsenfabriek het gebruik van het Noorse 83 merk bewust heeft gedoogd vanaf 1991. Dit brengt mee dat de schaatsenfabriek zich, ook ten opzichte van de merkhouder, niet meer kan verzetten tegen het gebruik van dit merk voor laarzen. Ten aanzien van een eventuele winstafdracht zal het Hof hierop in een later stadium ingaan.