Onderhavige zaak betreft het door Portakabin Limited ingestelde hoger beroep.
Portakabin Limited is producent en leverancier van mobiele bouwsystemen en rechthebbende op het Benelux woordmerk en het gemeenschapswoordmerk PORTAKABIN. Portakabin heeft in Nederland een dochteronderneming die krachtens licentie de merknaam en de handelsnaam PORTAKABIN gebruikt. Primakabin verkoopt en verhuurt onder haar merk Primakabin nieuwe en gebruikte mobiele bouwsystemen, waaronder tweede hands units van Portakabin.

Beide bedrijven bieden hun producten aan via hun respective sites op het internet. Bij het adverteren op het internet kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om tegen betaling bij zoekprogramma’s als Google adwords op te geven. Hierdoor is het mogelijk dat een verwijzing naar de adverteerder verschijnt dan wel dat de gesponsorde koppeling wordt weergegeven. Zowel Portakabin als Primakabin maken gebruik van deze manier van adverteren. Primakabin heeft bij diverse zoekmachines de volgende adwords opgegeven: ‘portakabin’, ‘portacabin’, ‘portokabin’en ‘portocabin’. De aanhef van de advertentie van Primakabin luidde aanvankelijk: “nieuwe en gebruikte units”, maar na wijziging luidde de tekst: “gebruikte portakabins”. Portakabin heeft in eerste aanleg gevorderd Primakabin te gebieden het woordgebruik PORTAKABIN of enig ander met woordmerk van Portakabin overstemmend teken te staken, inclusief de adwords. De vordering werd afgewezen omdat de wijze waarop Primakabin het woord Portakabin gebruikt – als Adword in een zoekmachine – niet kan worden aangemerkt als een gebruik ter onderscheiding van waren als bedoeld in art 13A lid 1 sub a t/m c BMW. Eveneens werd een beroep op sublid d afgewezen omdat Primakabin geen ongerechtvaardigd voordeel van bedoeld gebruik heeft. Immers zij gebruikt het woord ‘portakabin’ om belangstellenden naar haar site te leiden waarop zij tweedehands Portakabins aanbiedt. Ook wordt er geen afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk PORTAKABIN. Primakabin biedt op haar site ook tweede hands Portakabins te koop aan zodat het gebruik van het adword portakabin valt onder het bepaalde in art 13A lid 9 BMW.

Het Hof is echter wel van oordeel dat het gebruik van het woord portakabin en varianten daarop als adwords in een zoekmachine niet kan worden aangemerkt als een gebruik ter onderscheiding van waren. Ten aanzien van het ongerechtvaardigd voordeel dat behaald zou worden door het gebruik van het merk Portakabin als adword, geeft het Hof eveneens een negatief oordeel. Primakabin heeft een omzet waarvan 50% uit tweede hands Portakabin producten bestaat. Dat Primakabin niet gespecialiseerd dealer is, doet niet ter zake. Primakabin is gerechtigd om de Portakabin producten die reeds in het verkeer zijn gebracht, te gebruiken. Het leiden van belangstelhebbenden naar de website is dan ook geoorloofd. Dat geldt niet alleen voor “PORTAKABIN”, maar ook voor de overige adwords.

Daarentegen wordt het bezwaar tegen het feit dat de aan adwords verbonden advertentie van Primakabin niet is doorgelinkt naar de subpagina van de site van Primakabin waarop tweede hands units van Portakabin worden aangeboden maar naar de hoofdpagina van Primakabin’s website, gegrond verklaard. Het gebruik van het merk PORTAKABIN is slechts gerechtvaardigd voorzover het wordt gebruikt voor de desbetreffende waren en derhalve enkel voor het direct doorgeleiden naar de subpagina waarop Primakabin tweede hands units van Portakabin aanbiedt. Eveneens wordt het bezwaar gegrond van Portakabin tegen de huidige tekst van de advertentie: “gebruikte portakabins”, aangezien Portakabin niet behoeft te accepteren dat haar merk als soortnaam wordt gebruikt. Primakabin dient de gewraakte tekst in de advertentie te vervangen door “gebruikte Portakabin units”.