Het gerechtshof te Den Bosch heeft op 20 januari 2009 geoordeeld dat de handelsnamen Sport Direct, SportDirect.com en SPORTSDIRECT.Com zo’n grote gelijkenis vertonen dat er verwarringsgevaar is te duchten.

Het betreft een hoger beroep van voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda van 18 december 2007 tussen Sport Direct Holding B.V en Sport Direct B.V.( hierna te noemen: “SD”) en Sports Direct International B.V (hierna te noemen: SDI). De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat “Sport Direct” nog als merk, noch als handelsnaam gemonopoliseerd kan worden. In hoger beroep heeft het hof te Den Bosch het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd.

Het Hof van Den Bosch heeft overwogen dat de voorzieningenrechter bij zijn oordeel omtrent de handelsnaamrechtelijke grondslag de merkenrechtspraak van het Hof van Justitie van de EG tot uitgangspunt heeft genomen en het daarin verwoorde algemene belang tot vrijhouding van beschrijvende aanduidingen. Handelsnamen daarentegen mogen, zoals gezegd, nu juist wel beschrijvend zijn en ontberen dan niet zonder meer bescherming.

Volgens het Hof te Den Bosch mag een handelsnaam de taal niet monopoliseren, zodat in een handelsnaam voorkomende beschrijvende aanduidingen in beginsel ook door anderen kunnen worden gevoerd. Daarbij moet echter worden bezien of de handelsnaam, in zijn geheel, geen verwarring wekt. Toegespitst op de onderhavige casus dient de vraag te worden beantwoord of de handelsnamen Sport Direct en SportDirect.com enerzijds en SPORTSDIRECT.com anderzijds, in hun geheel beschouwd, zo’n grote gelijkenis vertonen dat verwarringsgevaar is te duchten.

Het hof beantwoordt die vraag bevestigend. Hoewel aan SDI kan worden toegegeven dat de term “sport” in het onderhavige geval als beschrijvende term kan worden gezien en dat, als het gaat om rechtstreekse verkoop aan consumenten, mogelijk ook voor de term “direct” geldt, is voor de beoordeling van de vordering op deze grondslag doorslaggevend of van het gebruik van de combinatie van deze twee temen als handelsnamen verwarringsgevaar is te duchten. De voorzieningenrechter heeft deze maatstaf niet toegepast, maar heeft bij zijn oordeel omtrent deze handelsnaamrechtelijke grondslag de merkenrechtspraak van het Hof van Justitie van de EG tot uitgangspunt genomen en het daarin verwoorde algemene belang tot vrijhouding van beschrijvende aanduidingen. Handelsnamen daarentegen mogen, zoals gezegd, nu juist wel beschrijvend zijn en ontberen dan niet zonder meer bescherming.

Volgens het hof te Den Bosch staat het tussen partijen vast dat zij de enige twee ondernemingen zijn in Nederland, die de woorden “sport” en “direct” gecombineerd als handelsnaam gebruiken voor soortgelijke activiteiten en dat zij – mede via internet – door heel Nederland actief zijn. Op de letter “s” na “sport”, zijn de gebruikte namen en de gebruikte combinatie identiek. Voor het op normale wijze oplettend en onderscheidend publiek kan dit verwarrend zijn. Anders gezegd: er is sprake van verwarringsgevaar. SDI heeft nog aangevoerd dat een enkel incident waarbij van verwarring is gebleken niet zonder meer verwarringsgevaar oplevert. Dat is juist, maar of verwarring is opgetreden is niet doorslaggevend. zoals gezegd is bepalend of verwarring is te duchten. En dat is in casu naar het oordeel van het hof het geval.

Veronderstellenderwijs aannemende dat de woorden “sport” en “direct” louter beschrijvende temen zijn, zou aan het aannemen van handelsnaamrechtelijke bescherming in de weg staan een monopolisering door SDI van die temen in die zin dat een andere onderneming daardoor ongerechtvaardigd wordt belemmerd in het kunnen gebruiken van een handelsnaam die bij haar bedrijfsactiviteiten past. Van een zodanige monopolisering is echter geen sprake. Het staat SDI immers vrij om een handelsnaam te kiezen waarin het woord “sport’ voorkomt. SDI mag evenzeer kiezen voor een handelsnaam waarin de term “direct” is verwerkt. Echter het gebruik van beide termen gelijktijdig op de onderhavige wijze, waardoor haar handelsnaam vrijwel identiek is aan de handelsnaam van SD, is aan SDL niet toegestaan. Hierdoor wordt SDI niet in voldoende relevante mate beperkt in haar mogelijkheden om een passende handelsnaam te kiezen. Dit blijkt reeds uit het feit dat enkel partijen bedoelde combinatie van temen gebruiken voor hun bedrijfsactiviteiten terwijl er in Nederland vele ondernemingen met andere namen zijn die sportartikelen al dan niet via internet verkopen.